यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता की Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है। यह लेख कानूनी मामलों के माध्यम से ट्रेडमार्क में उल्लंघन और पासिंग ऑफ की कार्रवाई करने के बीच तुलना से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

ट्रेडमार्क उल्लंघन किसी ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग का परिणाम है जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति का है। पासिंग-ऑफ़ की कार्रवाई अपंजीकृत उत्पादों और सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि ट्रेडमार्क पंजीकृत वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उपाय दोनों परिस्थितियों में समान है, लेकिन ट्रेडमार्क सुरक्षा पंजीकृत उत्पादों और सेवाओं तक ही सीमित है, जबकि पासिंग ऑफ अपंजीकृत वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है।

उच्चतम न्यायालय ने दुर्गा दत्त बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल (1960) के मामले में उल्लंघन और पासिंग-ऑफ के बीच अंतर के को परिभाषित किया गया है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

1. उल्लंघन की कार्रवाई एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक के लिए उपलब्ध एक वैधानिक उपाय है, जिसके पास उन उत्पादों के संबंध में चिह्न का उपयोग करने का विशेष अधिकार है। अपंजीकृत उत्पाद और सेवाएँ भी पासिंग ऑफ के पात्र हैं।
2. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि निधन के मामले में, प्रतिवादी को वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है;  लेकिन, उल्लंघन के मामले में, यह आवश्यक है।
3. इन दोनों के बीच तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यदि प्रतिवादी ने वादी के ट्रेडमार्क की आवश्यक विशेषताओं को अपनाया है, तथ्य यह है कि प्रतिवादी का उठना-बैठना, पैकिंग करना, और माल पर या पैकेटों पर, जिसमें वह अपने माल को बिक्री के लिए पेश करता है, चिह्नित अंतर या स्पष्ट रूप से चिह्न के पंजीकृत मालिक के व्यापार मूल से भिन्न व्यापार उत्पत्ति का संकेत देने वाले अन्य लेखन या निशान महत्वहीन होंगे।

हालाँकि, यदि प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है, तो प्रतिवादी दायित्व से बच सकता है। यह आलेख विभिन्न कानूनी मामलों के माध्यम से ट्रेडमार्क उल्लंघन और ट्रेडमार्क उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कार्रवाइयों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

ट्रेडमार्क में उल्लंघन की कार्रवाई

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के प्रावधान को निर्धारित करती है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति, जो पंजीकृत स्वामी या अनुमत उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं है, व्यवसाय के दौरान एक ऐसे चिह्न का उपयोग करता है जो समान है, भ्रामक रूप से समान, वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क जिसके लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत है, और इस तरह से कि चिह्न के उपयोग को ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना हो, ट्रेडमार्क का उल्लंघन होता है।

एस्ट्रा आईडीएल लिमिटेड बनाम टीटीके फार्मा लिमिटेड (1992)

एस्ट्रा आईडीएल लिमिटेड बनाम टीटीके फार्मा लिमिटेड (1992) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क के उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया। अदालत ने कहा कि यह तय करने के लिए कि किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, क्रेता पर ट्रेडमार्क के उल्लंघन के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर केवल ट्रेडमार्क की पूरी छाप क्रेता के मन में धोखा पैदा करने की संभावना है, तो इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन कहा जाता है। इस मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रम की संभावना उल्लंघन के मामले के लिए पर्याप्त आधार होगी, ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में वास्तविक भ्रम स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज (1989)

बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज (1989) के ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के सामान्य रूपों को निर्धारित किया। न्यायालय द्वारा देखे गए विभिन्न प्रपत्र यहां नीचे दिए गए हैं:

1. कोई भी चिह्न जो पहले से पंजीकृत चिह्न के समान प्रतीत होता है और किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके वसीयत जैसे समान व्यवसाय के संबंध में उपयोग किया जा रहा है, पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा।
2. यदि कोई पंजीकृत ट्रेडमार्क जो किसी का है, उसकी सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापित किया जाता है, तो उसे उल्लंघन माना जाएगा।
3. यदि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग बोले गए शब्दों के रूप में किया जाता है या किसी अनधिकृत स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यह भी उल्लंघन के समान है।
4. यदि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का अनधिकृत अनुप्रयोग माल पर लेबल लगाने या पैकेजिंग के उद्देश्य से किया जाता है, तो इससे पंजीकृत चिह्न का उल्लंघन होगा।
5. व्यापार के प्रयोजन के लिए वस्तुओं और सेवाओं के समान भ्रामक चिह्नों का उपयोग, जिससे उपभोक्ताओं के बीच धोखा पैदा होता है, उल्लंघन का कारण बनेगा।
6. किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के लेबल को अनधिकृत तरीके से प्रिंट करना उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
7. दूसरे से प्राप्त की हुई (सेकेंड-हैंड) लेखों पर पंजीकृत ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप उल्लंघन होता है।

प्लेबॉय एंटरप्राइजेज, इंक बनाम भारत मलिक (2001)

प्लेबॉय एंटरप्राइजेज, इंक बनाम भारत मलिक (2001) के प्रसिद्ध मामले में, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, वादी ने प्रतिवादी, प्लेवे पत्रिका प्रकाशन कंपनी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (पर्मानेंट इंजक्शन) की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।

यह दावा किया गया था कि वादी और प्रतिवादी की पत्रिकाएँ काफी हद तक सेक्स-उन्मुख हैं और उल्लंघनकर्ता पत्रिका ‘प्लेवे’ में अन्य चीजों के अलावा समसामयिक (कंटेंपरेरी) मामलों, राष्ट्रीय हितों, सेलिब्रिटी साक्षात्कार, कॉमेडी और अर्ध-नग्न मॉडल की तस्वीरों की जानकारी भी शामिल थी। वादी की शिकायत यह थी कि चिह्न प्लेबॉय से “प्ले” शब्द का उपयोग दुर्भावनापूर्ण, अवैध, भ्रामक और यहाँ तक कि ध्वन्यात्मक रूप से प्लेबॉय चिह्न के समान था, जिसके परिणामस्वरूप वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का ज़बरदस्त उल्लंघन हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को व्यापार नाम “प्ले” का उपयोग करने से इस आधार पर रोक दिया कि वही शब्द वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क की आत्मा है और प्रतिवादी ने इसका उपयोग वादी की कंपनी की सद्भावना को नष्ट करने के इरादे से किया था।

ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स बनाम यूनिटेक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (2005)

ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स बनाम यूनिटेक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (2005) के मामले में जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, वादी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी ट्रेडमार्क ‘फेक्सिम’ के साथ उत्पाद बेच रहे थे जो भ्रामक रूप से वादी के ट्रेडमार्क ‘फेक्सिन’ के समान थे, जिसका उपयोग फार्मास्युटिकल तैयारियों के लिए किया जाता था। प्रतिवादी ट्रेडमार्क ‘फेक्सिम” वाली एंटीबायोटिक गोलियां बेच रहे थे, और पैकेजिंग जो भ्रामक रूप से वादी के समान दिखती है, न केवल ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के इरादे से, बल्कि माल को वादी के रूप में पेश करना भी था क्योंकि दोनो निशान ध्वन्यात्मक रूप से समान थे। प्रतिवादियों को ट्रेडमार्क ‘फेक्सिम’ का उपयोग करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उक्त ट्रेडमार्क भ्रामक रूप से वादी के ट्रेडमार्क ‘फेक्सिन’ के साथ-साथ पैकेजिंग सामग्री के समान प्रतीत होता था, जिसके परिणामस्वरूप खरीदारों को धोखा दिया गया था।

उल्लंघन न होने का मामला: एक अंतर्दृष्टि

यह तय करने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है कि कौन से मामले उल्लंघन के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने कई निर्णयों के माध्यम से उन आवश्यकताओं को स्पष्ट किया है जिनका उल्लंघन का मामला दर्ज करने के लिए अनुपालन किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक प्रसिद्ध फैसले की चर्चा यहां नीचे की गई है।

एस. एम. डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड (2000)

एस.एम.डाइकेम लिमिटेड बनाम कैडबरी (इंडिया) लिमिटेड (2000), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेडमार्क मामलों में, तनाव एक ओर संरक्षणवाद (प्रोटेक्शनिज्म) और दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने के बीच है। इस मामले में, वादी के लेबल में ‘पिकनिक’ शब्द की एक घुमावदार लिपि शामिल थी, जिसमें ‘K’ और ‘N’ अक्षरों के बीच टोपी पहने एक छोटे बच्चे का कैरिकेचर था। लेखन और छोटे लड़के का चित्र सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे, न कि ‘पिकनिक’ शब्द। वादी के लेबल पर संपूर्णता में विचार किया जाना था। वादी पॉलिथीन थैली में आलू के चिप्स और आलू वेफर्स बेच रहा था। वर्ग 30 के तहत चॉकलेट के लिए पंजीकरण होने के बावजूद, उसने चॉकलेट नहीं बेचीं। प्रतिवादी एक पॉलिथीन थैली (पाउच) में ट्रेड लेबल ‘कैडबरीज़ ‘पिकनिक’ के तहत विपणन (मार्केटिंग) कर रहा था और इसलिए दोनों निशान अलग-अलग थे। कैडबरी भारत में एक प्रसिद्ध ब्रांड था, और प्रतिवादी 1948 से चॉकलेट बेच रहा था। भारत में, यह शब्द व्यावहारिक रूप से चॉकलेट के साथ जुड़ गया था, जैसा कि ‘कैडबरी डेयरी मिल्क’, ‘कैडबरी फाइव स्टार’ इत्यादि नामों में देखा जा सकता है। यहां, न तो बेईमानी के लिए कोई जगह थी और न ही किसी उल्लंघन या गलत बयानी के लिए। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को बरकरार रखा और इन आधारों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के फैसले को पलट दिया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस फैसले को कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड (2001) के मामले में शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसकी चर्चा इस लेख में बाद में की गई है।

ट्रेडमार्क के पासिंग ऑफ में कार्रवाई

ट्रेडमार्क अधिनियम,1999 की धारा 27 में प्रावधान है कि अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए उल्लंघन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई व्यापारी गलत बयानी करता है जो वादी की साख को नुकसान पहुंचाता है, तो पासिंग-ऑफ़ की कार्रवाई की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो, जब भी कोई व्यापारी अपने व्यापार के दौरान गलत बयानी करता है, तो यह दूसरे व्यापारी के व्यापार को नुकसान पहुंचाता है और व्यापारी के व्यापार या साख को वास्तविक नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाती है।

के. नारायणन और अन्य  बनाम एस. मुरली (2008)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तरूण चटर्जी, हरजीत सिंह बेदी की पीठ ने कहा कि के. नारायणन और अन्य.बनाम एस. मुरली (2008), के उल्लेखनीय मामले में, ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए केवल आवेदन दाखिल करना किसी मुकदमे में कार्रवाई के कारण का हिस्सा नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि मुकदमा वहां दायर किया जा सकता है जहां किसी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण अदालत के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडमार्क जर्नल या किसी अन्य जर्नल में एक विज्ञापन तथ्यात्मक दाखिल को सूचित करता है। ऐसे ही एक आवेदन का प्रकाशन हो चुका है। शीर्ष अदालत ने माना कि अपीलकर्ता मद्रास उच्च न्यायालय में प्रतिवादी के दावों के आधार पर ट्रेडमार्क ‘ए-वन’ के तहत अपने माल को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर करने में असमर्थ थे, ट्रेडमार्क आवेदन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में दाखिल किया गया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि पासिंग-ऑफ़ कार्रवाई के आवश्यक तत्व गायब थे।

कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2001)

कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2001) का मामला ट्रेडमार्क क्षणस्थायी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इस मामले में, यह निर्णय लिया गया था कि केवल अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में ही पासिंग-ऑफ़ कार्रवाई संभव है। पासिंग-ऑफ़ की कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि किसी को भी अपनी वस्तुओं को किसी और के सामान के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को किसी अन्य की आड़ में अपना सामान या सेवाएँ बेचने की अनुमति नहीं है। अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों फार्मास्युटिकल व्यवसाय थे, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पुनर्गठित होने पर कैडिला समूह के संचालन पर कब्जा कर लिया था। कैडिला शब्द का उपयोग करने का अधिकार दोनों कंपनियों को प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता कंपनी ने सबसे पहले ‘फैल्सीगो’ ब्रांड नाम के तहत सेरेब्रल मलेरिया के इलाज के लिए एक दवा का उत्पादन किया और 1996 में भारत के औषधि नियंत्रक द्वारा इसे पूरे भारत में बेचने का लाइसेंस दिया गया। प्रतिवादी को 1997 में ‘फाल्सिटैब’ नाम से सेरेब्रल मलेरिया के लिए दवाएँ बेचने का अधिकार भी दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 17B की आवश्यकताओं की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पासिंग ऑफ की संभावना थी और यह भ्रामक समानता का मामला था। न्यायमूर्ति बी.एन. की पीठ कृपाल, दोरास्वामी राजू और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ब्रिटिश कुमार ने सात दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिन पर पासिंग ऑफ के आधार पर कार्रवाई में भ्रामक समानता का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना था, अर्थात्:

1. निशान की प्रकृति;
2. चिह्नों के बीच समानता की डिग्री;
3. माल की प्रकृति जिसके संबंध में चिह्न का उपयोग किया जा रहा है;
4. प्रतिद्वंद्वी व्यापारी के ट्रेडमार्क के साथ स्वभाव, चरित्र और प्रदर्शन के संदर्भ में समानताएं;
5. क्रेताओं का वह वर्ग जिन्हें संबंधित उत्पाद खरीदना चाहिए;
6. खरीदारी का तरीका;
7. आसपास की कोई भी अन्य परिस्थिति जो समानता सूचकांक (इंडेक्स) में योगदान करती है।

कविराज पंडित दुर्गा दास शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल (1965)

उच्चतम न्यायालय ने कविराज पंडित दुर्गा दास शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल (1965) के प्रसिद्ध मामले में पासिंग-ऑफ कार्रवाई और ट्रेडमार्क उल्लंघन के बीच अंतर निर्धारित किया गया था। न्यायालय ने बताया कि कार्रवाई करना एक सामान्य कानूनी उपाय है, जबकि उल्लंघन एक वैधानिक उपाय है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 6(3) के प्रावधानों के आधार पर, एक चिह्न जो अधिनियम की धारा 6(1) में प्रदान की गई आवश्यकताओं के आवेदन द्वारा “अलग करने के लिए अनुकूलित” नहीं है, फिर भी अर्जित विशिष्टता के प्रमाण द्वारा पंजीकरण के लिए योग्य हो सकता है। अर्जित विशिष्टता के प्रमाण द्वार सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान पर विचार करने के बाद माना कि “विशिष्टता” शब्द का अर्थ “भेद करने के लिए उपयुक्त” नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है, तो परंतुक (प्रोविसो) प्रावधान में कोई योगदान नहीं देगा और निर्धारित तिथि से पहले लगातार उपयोग में आने वाले नए और पुराने आधारो के बीच कानून में कोई अंतर नहीं होगा इसलिए ऐसे निर्माण को स्वीकार करना असंभव था जो पुराने और नए आधारो को एक ही स्तर पर रखेगा और उन्हें समान पंजीकरण मापदंडों (क्राइटेरिया) के अधीन करेगा।

सत्यम इंफोवे लिमिटेड बनाम सिफीनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (2004)

सत्यम इंफोवे लिमिटेड बनाम सिफीनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (2004) का मामला प्रासंगिक है क्योंकि यह इंटरनेट डोमेन नामों के मामले में कार्रवाई से संबंधित था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में डोमेन नामों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कानून का बहुत अभाव है और ट्रेडमार्क अधिनियम,1999 का दायरा डोमेन नामों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसी को सुरक्षा प्रदान करने का इरादा किया है हालाँकि जब इंटरनेट डोमेन नामों की बात आती है तो वैधानिक उपाय अनुपस्थित है, इंटरनेट डोमेन नामों को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई के रूप में सामान्य कानून उपाय उपलब्ध रहता है। त्वरित गति (एक्सीलरेटड रेट) से अपने पंजे फैला रही प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के बीच यह निर्णय एक क्रांतिकारी निर्णय रहा है। 

निष्कर्ष

जैसे ही हम इस लेख के अंत में आते हैं, यह उल्लेख करना स्पष्ट है कि आमतौर पर ट्रेडमार्क को पंजीकृत करना बेहतर होता है क्योंकि यह मालिक को ट्रेडमार्क का कानूनी स्वामित्व देता है। इसके अलावा, मालिक को उल्लंघन के मामले में पूर्व उपयोग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, और उल्लंघन के लिए एक मुकदमा मालिक को नुकसान के लिए दावा दायर करने की अनुमति देता है। इसलिए, हालांकि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 द्वारा ट्रेडमार्क के पंजीकरण के संबंध में एक विकल्प की पेशकश की जा रही है, अपंजीकृत ट्रेडमार्क की तुलना में पंजीकरण को हमेशा अधिक महत्व दिया जाता है।

संदर्भ

• https://www.researchgate.net/publication/261181560_Passing_Off_and_Infringement_of_Trademarks_-_India
• https://www.intepat.com/blog/trademark/trademark-infringement-v-passing-off/
• http://www.legalservicesindia.com/article/1254/Passing-off-under-trademark.html
• https://www.indialawoffices.com/knowledge-centre/infringement-and-passing-off